专利无效宣告程序中专利权人应对篇（八）

#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#

“本文将要讨论的是权利要求的解释问题，这是在答复新颖性和创造性之前要考虑的一个特别重要的问题，因为只有确定了权利要求的含义，才能在此基础上继续讨论其是否具有新颖性、创造性等。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所

在本系列的《专利无效宣告程序中专利权人应对篇（七）——优先权的核实》一文中，已经开始在为讨论新颖性和创造性问题的答复策略做准备，上一次讨论的是优先权的核实问题，本次将要讨论的是权利要求的解释问题，这是在答复新颖性和创造性之前要考虑的一个特别重要的问题，因为只有确定了权利要求的含义，才能在此基础上继续讨论其是否具有新颖性、创造性等。

一、关于权利要求解释的法律依据、解释的基本方法

专利权的范围是由权利要求界定的，因此确定权利要求的保护范围至关重要。同时，权利要求既然是由文字撰写的，由于文字表达的局限，就注定了很多时候并不能完全根据字面含义准确地理解权利要求的保护范围，这时候就需要一些方法来解释权利要求。无论是行使专利权，还是专利权的授权和确权过程，都或多或少需要这些方法来对权利要求进行解释。

对于专利权人来说，当权利要求的保护范围被解释得较宽时，在行使专利权时是比较有利的，因为能行使的专利权范围更大；而当权利要求的保护范围被解释得较窄时，在专利的授权、确权程序中则是有利的，因为这样更容易满足专利法的多条规定。例如，对于专利法第二十六条第四款关于权利要求应该以说明书为依据的规定来说，权利要求的范围越小，越容易得到说明书的支持。尤其，对于专利法第二十二条第二款、第三款规定的新颖性和创造性而言更是如此，权利要求的保护范围越小，被对比文件公开保护范围内的技术方案的可能性就越小，也就越容易争辩其具备新颖性和创造性。此外，还有的时候，解释权利要求是为了澄清其中技术特征的含义，并不会导致权利要求保护范围的扩大或缩小。

《专利法》第六十四条***款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

《***高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（法释〔2020〕8号）中对于如何解释权利要求的保护范围有如下更具体的规定：

“第二条 人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。

依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。

第三条 人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。

第四条 权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、数字、标点、图形、符号等有明显错误或者歧义，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出***理解的，人民法院应当根据该***理解作出认定。”

以上规定构成了专利授权和确权行政程序中解释权利要求的基本法律依据。由以上规定可见，在解释权利要求时，应在权利要求文字的基础上，结合各个方面合理确定权利要求的保护范围。事实上，我国无论是在专利权的授权和确权过程中，还是在专利权的行使过程中，对权利要求的解释都是采用的这种折衷解释方法，业界称为“***大合理解释原则”，即，在合理基础上确定权利要求***广义的保护范围。当然，有些同行的观点是，从上述《***高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的规定来看，我国专利授权确权行政案件中并未采纳“***大合理解释原则”。笔者对此保留不同意见，在笔者看来，“***大合理解释原则”从未被行政和司法实践所摒弃，只是对该原则的把握和理解多年来一直处于变化中。

“***大合理解释原则”听上去简洁易懂，只有两个方面，即“***大”和“合理”，但在实践中并不容易准确把握。哪怕是行政机关和司法机关，在该原则的运用上也是经过了多年的演变的，两个方面的地位并不是一直平起平坐。在十几年前，专利授权和确权的行政程序中运用“***大合理解释原则”时，在两个方面中更加偏向于“***大”这个方面，即更偏重权利要求本身的文义；然而时至今日，专利授权和确权程序中，尤其是无效程序中，对该原则的运用则更加偏向于“合理”方面，即更偏重技术方案的内涵。这种变化可能与我国近年来鼓励创新的政策有关。

这种趋势变化体现在专利无效宣告程序中，显然总体上是更有利于专利权人的。因为这种解释方法更加关注权利要求中技术方案的实质，而不至于因为权利要求撰写中存在的一些微小的不理想问题就导致专利权被无效。如果专利权人能够熟练地掌握这种解释方法，对维持专利权是有益的，这也是我们在此讨论这个问题的原因。在下一节会通过讨论一些案例，来帮助我们更好地理解如何去解释权利要求。

二、权利要求解释的原则

下面这些案例可以为我们提供一些解释权利要求的原则。

1、权利要求解释的必要性

众所周知，权利要求具有公示性，因此在什么样的情况下需要解释权利要求，权利要求本身并无不清楚之处时是否还需要对权利要求进行解释，是很多从业者曾经的疑问。在下面这两个案例中，***高院指出，无论权利要求用语从表面上看是否清楚，都不应当仅仅基于权利要求本身就确定其含义。

【案例一——（2019）***高法民申365号（***高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要第4条）】

在该裁定书中澄清了权利要求解释过程中的三个容易产生疑惑的要点：“首先，关于权利要求解释的必要性。权利要求以文字和数字记载技术特征的形式描述专利技术方案，基于语言文字的多义性和局限性，如果不结合具体的语境对权利要求进行解释，将难以准确界定其所要表达的技术方案。因此，在确定专利权保护范围的过程中，不论权利要求的用语从表面上看是否清楚，都不应当仅仅基于权利要求本身就确定其含义。其次，关于引入说明书及附图解释权利要求的时机。专利法第二十六条规定……。由此可见，权利要求书的内容是对说明书的抽象和概括，说明书的内容是对权利要求书的进一步解释和说明，即，说明书构成权利要求适用的具体语境。因此，在对权利要求进行解读的过程中，应当从说明书出发，系统的、***的理解专利所要保护的技术方案，以此为基础，对权利要求所记载的技术特征作出准确认定。***后，关于说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用……。一般而言，权利要求中记载的是技术特征所限定的技术方案，也就是发明的构成，而发明的目的及相关技术效果则记载于说明书中。说明书中关于技术效果的记载，其体现的有益效果通常就是专利相较于现有技术所具有的进步。由于专利权人对现有技术认识的有限性，以及专利审查部门对现有技术检索的局限性，说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用。对于说明书中关于权利要求特定技术特征的技术效果的记载，需要考虑该技术效果是否确实由该技术特征所导致，该技术效果的显著程度等因素，综合判断权利要求中的该技术特征是否应当受到说明书中该技术效果记载的限定。”基于上述要点，针对该案权利要求中的“插拔电连接”结构，法院结合说明书中记载的技术效果“对LED照明灯的维修和排除故障提供便利”，将该术语解释为排除了用焊锡固定电连接的方式。

【案例二——（2019）***高法知行终61号（***高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）第1条）】

该案中，权利要求1中记载了“计算”一词，无效请求人主张,“计算”应解释为本领域技术人员所理解的通常含义,即由已知量算出未知量,而不应限制其具体中间过程。国家知识产权局和专利权人主张,结合说明书的记载，这里的“计算”应解释为不损失相位以及其他信息的直接计算方式。

一审法院撤销了无效决定，认为：“计算”一词对于本领域技术人员而言是具有明确清晰含义的,即根据已知量算出未知量,通常并不需要借助说明书中的相关界定来理解其含义。本专利说明书中既未针对权利要求1中的“计算”进行专门界定,也没有与“直接进行计算”相关的任何表述,在此情况下,应当对“计算”作出***广义的解释,且此种广义解释也未超出合理范围。被诉决定将“计算”限缩解释为“直接进行计算”是错误的。

二审法院又撤销了一审判决，指出：“计算”一词的解释,不应当简单以其字面含义为准,而应当以本领域技术人员阅读权利要求书和说明书及附图后的理解为准。即便在适用所谓的***大合理原则解释权利要求时,亦应当在权利要求用语***大含义范围内,以“合理”解释为出发点和落脚点。结合本专利发明目的、说明书及附图对“计算”的解释与说明可知,本专利中的“计算”并不包括所有可能的计算方式,而是有其特定含义。涉案专利意在提供一种更为***的平面回波成像序列的图像重建方法。可见,专利的发明目的已经明确排除了两个回波信号计算相位差异因而损失相位信息的计算方法。对比文件1中的损失相位信息的计算方式导致校正的***度有所欠缺,而这正是本专利所要避免的。可见,对比文件1中的“计算”与本专利权利要求1中的“计算”并不相同。对比文件1并没有公开本专利权利要求1中不损失相位信息及其他信息情况下的直接计算方式。

由上述案例可见，一审法院对于“***大合理解释原则”的理解更加侧重于“***大”，认为“计算”一词本身是明确的，不需要再借助说明书进行解释，此时这种***广义的理解是合理的；而二审法院则在运用“***大合理解释原则”时更加侧重于“合理”，在仔细分析了发明目的之后，排除了“不合理”的技术方案，得到了“计算”一词限缩后的保护范围。一、二审法院对“计算”一词的不同解释，在权利要求是否具备新颖性方面导致了不同的结果。

总而言之，在案例一和案例二中都提及，即使权利要求术语本身对于所属技术领域的技术人员来说是清楚的，也仍然需要进行解释，不应就此仅仅基于权利要求本身就确定其含义。也就是说，权利要求解释具有***必要性。

2、内部证据优先原则

如前所述，《***高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一），法释〔2020〕8号》第二条规定了：

“第二条 人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。”

依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。

该条的***款规定了采用内部证据进行权利要求的解释；而第二款则规定了可以采用外部证据解释权利要求。然而，外部证据的地位要低于内部证据，即“依照前款规定不能界定”时，才能采用外部证据来解释权利要求。这就是权利要求解释的内部证据优先原则。

【案例三——(2021)***高法民申3110号（***高人民法院知识产权案件年度报告（2021）摘要第1条）】

该案中，权利要求记载了一个技术特征是“截面呈U形的壳体”。专利权人主张壳体并不需要截面连续为U形，只要壳体定位处截面为U形即可，并出示了一些外部证据。对此，***高院认为，说明书多处记载了壳体截面为U形的实施例及其技术效果，附图也多处将壳体绘制为截面是U形。“本领域技术人员根据说明书及附图记载或者显示的壳体形状及其达到的技术效果等信息，能够得出涉案专利壳体截面应为连续不间断U形的结论。……专利权人抛开涉案专利说明书及附图，以《中华人民共和国国家标准技术制图图样画法视图》、(2021)厦鹭证内字第37978号公证书等材料为由主张涉案专利权利要求中‘截面呈U形的壳体’应解释为‘有截面为U形’缺乏法律依据，不能成立。”

该案判决书中指出：“在解释权利要求时，说明书及附图、专利审查档案等内部证据相对于工具书、教科书等外部证据具有优先地位。在依据内部证据能够明确地解释权利要求的内容时，不应当依据外部证据进行解释。”这种“先内后外”的做法即内部证据优先原则的体现。

在适用内部证据优先原则时应注意一点，对于“权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定”的规定，需要准确识别说明书记载的相关内容属于对权利要求用语的特别界定，还是权利要求的具体实施方式，因为具体实施方式的内容显然是不能视为对权利要求用语的特别界定的。如果说明书记载的相关内容属于对权利要求中出现的、本领域中没有确切含义的自造词作出的专门定义；或者属于对权利要求相关用语做出的有别于本领域通常含义的特别说明，则应当认定说明书记载的相关内容属于对权利要求用语的特别界定；除此之外，一般应认定为属于权利要求的具体实施方式。在实践中，如果说明书对此有明确表述的，比如“某某术语不同于通常含义，其在本专利申请中的含义为/定义是：……”这样的明显的提示性语句，则以该表述为准。但很多时候，说明书的文字并没有这样明确的表述，无法仅从形式上判断说明书记载的相关内容属于对权利要求相关用语的特别界定还是具体实施方式，而是将术语的具体概念融会贯通到说明书的各个部分中。此时，要分辨权利要求的术语是否在说明书中有特别界定，应当综合考量发明目的、发明构思、相关用语所属权利要求意图保护的技术方案等因素，从整体上予以考量。

3、审查档案能否解释权利要求

在前面介绍的案例中，有一些属于民事侵权案件，有一些属于行政案件，都涉及对权利要求的解释。这是不是意味着权利要求的解释在民事和行政案件中的适用是相同的呢？其实并不完全是这样。

例如，在民事侵权案件中，采用涉案专利的审查档案来解释权利要求是司空见惯的做法，其法律依据是《***高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第三条***款的规定：

“第三条 人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”

相关的案例可参见例如（2018）***高法民申5730号（***高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要第2条，有兴趣的读者可自行参阅具体案情），该案中，无效宣告请求审查决定书中的相关认定被作为审查档案来解释权利要求。

此外，“禁止反悔原则”所针对的专利权人行为往往也记载于审查档案中，也经常被用于限缩权利要求的保护范围，见《***高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）：

“第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

然而，在专利授权、确权行政案件中，却并无使用专利本身的审查档案来解释权利要求的法律依据。在《***高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一），法释〔2020〕8号》的征求意见稿中，第三条曾经规定过“专利审查档案可以用于解释权利要求的用语”，然而在正式颁布时，该规定被删除。这是因为，专利授权确权行政案件的核心争议在于被诉决定的合法性以及涉案专利（申请）的合法性，而被诉决定以及当事人在行政程序中提交的修改、意见陈述等，本身即构成涉案专利（申请）的审查档案的一部分。因此，目前为止，使用专利审查档案解释权利要求在专利授权、确权行政案件中尚无法律依据。这也是专利授权确权行政案件中，对权利要求进行解释时需要注意、与民事侵权案件相区别的地方。

这并不是说我们在无效以及后续的行政诉讼阶段***不能提交审查档案以用于解释权利要求，在实务中，如果审查档案中确有有用信息，提交供合议组/合议庭参考是有必要的，只要我们心里清楚认识到所提交的这种审查档案不会被作为定案的***事实依据。

三、结语

对于权利要求的理解，应该分两个方面去看待：一方面，应当以权利要求的内容为准，避免在权利要求没有相关记载的情况下，引入说明书中的内容对权利要求进行不当限缩；另一方面，应以所属技术领域技术人员的视角在***了解权利要求整体以及说明书和附图的内容后进行理解，避免脱离发明创造或无视语言环境进行机械教条的字面理解。在笔者看来，这两个方面应该相辅相成，并没有主次之分。然而一个不得不面对的事实是，确实在多年来的行政、司法实践中，两个方面每过几年就会出现此消彼长的情况，行政机关和司法机关的理解、甚至具体到每位审查者的认知，有时候也不尽相同，这就需要我们更加密切地关注行政和司法机关的动向，甚至国家政策的引导，与时俱进。

由于篇幅所限，本次仅就无效宣告程序中的权利要求解释中的一些问题，例如权利要求解释的必要性、内部证据优先原则、审查档案能否用于解释权利要求等做了初步讨论。

后续会给出更多的权利要求解释的相关实践案例以飨读者。

（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（八）——权利要求的解释问题（一））

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君